会社が特許制度を活用するにあたって

　企業関係者で、このサイトを見るのは特許出願をしたことのない中小企業、ベンチャー企業の社長や社員であることがほとんどでしょうし、会社には知的財産権部といった部署もないと思います。そのような会社が特許制度を活用するために最初にすべきことは、活用の中心を担う知的財産権の担当者を決めることでしょう。特許出願件数の少ない時から知的財産権部のような部署を作る必要はありません。また、最初は兼任でいいでしょう。ベンチャー企業や小規模企業の場合は社長が担当者の一人になるのがベターです。この場合でも期限管理のような雑務があるので、社長の他にも担当者を任命するのが良いでしょう。ここで特許権の担当者でなく、知的財産権の担当者としているのは、商品を保護するためには特許権だけでなく商標権や意匠権など他の知的財産権も併用した方が多面的に保護できてより高い効果が期待できるからです。

　ここで挙げた担当分担は一例にすぎませんが、どんな業務を行うのかある程度のイメージがつかめたのではないでしょうか？知的財産権を誰がどのように担当するのかについて、特に部署がない会社では雛形や決まりがあるわけではありませんので、上の例も参考に自社にあった形で知的財産権の担当者や業務内容を決めるのが良いでしょう。

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　「特許権を取ると大儲け？」のページに「特許権者は一定期間、市場において発明を独占できるので経済的利益を手にすることができる」というのは少し短絡的だと書きました。それは市場を独占できても発明自体の需要が無ければ経済的利益は手に出来ないからという理由でしたが、実はもう一つ忘れてはならない問題があります。それは、利用発明の問題です。実は需要のある発明の特許権があっても市場を独占することは容易ではないのです。

　あなたの会社（X社）が画期的な発明Ａをして特許権を取得したとしましょう。大変すばらしい発明なので業界紙なんかに取り上げられるかもしれません。一方、その業界紙を見たＳ社が発明Ａに簡単な機構ｂを組み合わせたものを新たな発明Ａ＋ｂとして特許権を取得しました（進歩性があれば可能です）。この場合、Ｓ社の発明Ａ＋ｂはX社の発明Ａの利用発明です。利用発明を簡単に説明しておくと、一方の発明を実施すると他方の発明を全部実施することになるがその逆は成立しない場合の一方の発明を他方の発明の利用発明といいます。Ｓ社はX社の許可を得なければ自己の発明Ａ＋ｂを実施することはできません。X社は発明Ａを実施することはできますが、特許権が成立しているＳ社の発明Ａ＋ｂは実施することはできません。X社は発明Ａは実施できるのだから問題は無いだろうと思いました。

　ところが、X社がいざ発明Ａを使用した製品を作ろうとするとどうしても発明Ａ＋ｂを使わなくてはいけないことがわかりました。こうなると、X社はＳ社から発明Ａ＋ｂの実施の許諾を受ける必要が出てきます。X社がＳ社に発明Ａ＋ｂの実施許諾を求めると、Ｓ社は発明Ａ＋ｂの実施許諾を認めるかわりにX社に発明Ａの実施許諾を要求してきました。結局お互いに実施許諾をすることになって交渉はまとまりました（このように互いに特許権の実施許諾を行うことをクロスライセンスといいます）。

　さて、これでめでたしめでたし・・・・。といけばいいのですが、こうなるとＳ社とX社は対等ですから、互いに自由競争で発明Ａ（もしくはＡ＋ｂ）から得られる利益を獲得していかなければなりません。Ｓ社がX社の実力と同じか下ならよいのですが、Ｓ社の方が圧倒的に経営資源を持っている場合、発明Ａ（Ａ＋ｂ）から得られる利益のほとんどをＳ社に持っていかれるかもしれません。X社は画期的な発明ＡをしてＳ社はずっと簡単な改良発明Ａ＋ｂをしたのにもかかわらず利益の方はほとんどはＳ社へいってしまうのは何とも不条理な話です。

　実際には発明Ａの実施品がＳ社の発明Ａ＋ｂに引っかかることなんてそうはないと考えるかもしれません。確かに、Ｓ社だけが発明Ａの改良発明を出願した場合はその通りでしょう。しかし、もし、貴方の発明Ａが本当に画期的で大きな市場を生み出す見込みがあるならば、何社もが発明Ａの改良発明をいくつも出願してくることになります。そうなると、これら何十何百もの特許権に引っかかる可能性は格段に上がります。よしんば、発明Ａの実施品はうまくこれらの特許権に引っかからなくても、あなたが実施品を少し改良して売ろうとしたときには、周りはすべて他社の特許権で押さえられていて改良品は売ることができないということになる場合もあるでしょう。

　また、逆の場合も考えておかなければなりません。つまり、X社の発明が別のＫ社の特許発明を利用している場合です。この場合はX社の発明に対して特許が成立しても。Ｋ社の許諾がなければ貴方は自分の特許発明を実施することはできません。実施契約を結んだりクロスライセンスに持ち込めたりできればよいのですが、それは交渉の結果次第でしょう。また、特許庁に裁定を請求して裁定実施権というものを取得する方法もありますがうまくいくかどうかはケースバイケースです。

　現実に競合する会社が多い製品についてはたくさんの会社同士で製品のあらゆる部分について特許の取り合いが行われています。このような状態になると特許権は市場における独占を実現するためのものという意味合いは少なくなってしまい、クロスライセンス交渉や侵害警告の際に和解に持ち込むための道具としての意味合いが大きくなります。これは本来の特許制度の目的からははずれてしまっていますが、実施を確保するためには特許出願を行わなければならないというような事態は全く特別のものではありません。

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　上で述べたように競合する会社が多ければ多いほど、特許権は発明の実施を独占することを保証してくれても、発明を使用した製品の独占実施を必ずしも保証してはくれないということになります。以上のことを考えると、これから創業したり新規事業展開をして特許権で利益を得ようと考える企業としては次のような方向であれば優位に立てる可能性が高くなります。

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競合者のいない新たな分野を切り開く

　市場規模の大きな既存の分野には多くの企業が参入していて、それだけ特許権の取り合いも激しいものがあります。新参者がその渦中に飛び込んで戦うのは大変リスクが大きいということは言うまでもありません。一方で新たな分野を切り開けば市場における先行者利益を得ることができ、さらに、特許権で参入障壁を築くことで有利に展開できます。市場規模の大きくないニッチ産業を創出する際には特許を活用できるかどうかは重要な視点となるでしょう。

複合技術はできるだけ避ける

　スマートフォンやブルーレイレコーダーのような複数の技術の塊で出来ている製品は、それだけ特許権を取ることができる部分が多いので競合が生じやすくなり権利関係の調整も大変になります。最初は特許を取得する分野として単純な技術分野を選択した方が楽です。もちろん複合技術で成り立つ製品の一パーツに特化して特許権を取るのはよいでしょう。また複合技術で成り立つ製品であっても古くからあるものであれば基本部分の特許は切れているので、基本的な部分のみを使いながら一部のみ特化して特許を取るという方向も検討する価値はあるでしょう。

特許を取る技術分野を絞る

　特許を意識するようになると、特許になりそうなアイデアをたくさん思いつくようになります。でも、いろいろと特許出願できるアイデアが浮かんだとしても、自社で本当に実施して成功すると思われるアイデアに絞って特許出願をしましょう。その上で、そのアイデアの周辺を固めていくという方法が良いと思います。特許権はいろいろな分野で散点的に取るよりは一つの分野に集中した方が威力を発揮します。経営資源が十分にあるならばいろいろと手を出しても良いでしょうが、そうでないならば出願の無駄になるでしょう。

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　特許制度の観点からみると、会社は争いを避けて新たな技術で先行者の利益を享受し、自社独自の領域を構築して、これらを特許権で押さえるという方向を目指すべきであると考えてよいと思います。そして、そのような方向を目指すことは特許制度の目的にも沿うものです。もっとも、これは事業を検討する上での１ファクターに過ぎませんので過度にこだわる必要も無いでしょう。

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　上でも少し書いていますが、思いつくアイデアを何でもかんでも分野を考えず特許出願するのはあまり得策ではありません。自社にとって経営戦略上意味のある技術分野に絞って特許出願を集めるべきです。

　では、絞り込んだ技術分野に関してならすべてのアイデアを特許出願するべきなのでしょうか？予算が有り余っているならばそれもよいでしょうが、通常はそうも行きません。まず、実施する可能性のある発明、業界ににおいて画期的な発明は特許出願するべきでしょう。また、特許法３７条に定める出願の単一性の条件に違反することがなければ複数の発明を一つの特許出願に含めることができるので可能な限り出願をまとめると費用の節約になります。

　さらに、権利行使の困難なものは出願を見合わせてもよい場合があります。例えば、工場内で社外の人の目に触れないように行うことができる方法発明は、実際の侵害を発見することが極めて困難で、その証拠をつかむことも難しいことから活用しづらい権利となるでしょう。近年は裁判手続きでは証拠調べが比較的容易になってきていますが裁判を起こす前に証拠をつかむことが難しいことに変わりはありません。

　一方、自社で実施する可能性はほとんど無いが、他社に取られては困る発明（「特許権を活用するときの障壁」に出てくるＡ＋ｂのような発明）はどうでしょうか。このような発明について他社が特許を取ることを防ぐには一般に次の３つの方法があります。

１については説明するまでもないでしょうから、２と３について少し説明します。

　２と１とはどちらも特許出願をする点において共通しますが、１は特許出願の特許請求の範囲に該当する発明を記載する一方、２は該当する発明を明細書又は図面に記載する点において異なります。このようにするのは、特許請求の範囲に書くと３７条に違反する場合や、請求項ごとに課せられる審査請求の費用や特許料を節約する場合です。また、２は後で分割出願をして１の状態にすることもできます。

　例えば、「特許権を活用するときの障壁－利用発明について－」に出てきた発明Ａの出願段階で実施形態の検討が十分にできていれば出願時の明細書内にＡ＋ｂを書いておくことができたと考えられます。そうするとＡ＋ｂについての他社の特許出願は拡大先願の規定により審査で拒絶査定にすることができたでしょう。このように基本発明の明細書の「実施の形態」等に他社に取られては困る発明を開示しておくことで、後の他社からの特許出願が特許になることを防ぐことができます。

　３のその発明を世の中に公開する方法は、特許出願をしないで発明を公開する方法、又は、審査請求をする予定のない特許出願をして早期公開請求をする方法です。特許権を他社に取られては困る発明を世の中に公開してしまうと新規性がなくなるので他社は特許を受けることができなくなります。特許出願しないで公開する方法としては、発明推進協会が発行する公開技報を利用したり、業界紙などに掲載することで発明を公開するのが良いでしょう。また、インターネット上で公開する方法もありますが、インターネット上で公開した日時を証明するという問題があるので公証制度を利用するなどの工夫が必要になります。特許出願をして早期公開する方法は、後から特許を取ることが必要になった場合でも３年以内であれば審査請求をすることで対応できるというメリットがあります。特許出願をしないで発明を公開すると１年以内であれば新規性喪失の例外の規定を使って特許に切り替えることができないわけではありませんが、こちらはあまりお勧めはしません。

　３の方法の良い点は１と２の方法の場合は出願公開されるまでは明細書に記載した発明と同じ発明についての後願しか排除できませんが、３の方法なら公開した発明に基づく進歩性のない範囲まで他社が特許を取ることを防ぐことができます。一方で、３の方法の問題点として、公開した発明を見て他社が進歩性のある改良発明を特許出願した場合には、これの権利化は防ぐことはできません。つまり、他社に改良発明のヒントを与えてしまうことにもなりかねないことになります。

ノウハウについて

　特許性のある発明で、実施する可能性のあるもの又はすでに実施しているものであっても特許出願をするべきでない場合があります。それはノウハウとして秘密にした方が有利になる場合です。製造方法などで著しい効果があるが製品を見てもその内容がわからないようなものなどはノウハウとして秘密にすることを検討するべきでしょう。この場合に、他社が独自に同じ技術を開発して、これについて特許権を取得してしまう場合があるということに注意しましょう。この場合、先使用権という実施権が認められるので実施を続けることができますが、出願前にその技術を実施していたことを証明しなければなりません。そのためノウハウとして秘密にする技術については公証制度などを利用して、その技術の実施を証明できるように備えておくことが必要になります。

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　同じ発明を別々の人が特許出願している場合は、先に特許出願した人にのみ特許権が与えられますし、他人が同一類似の発明を公開してしまうともうその発明は特許権を取れなくなります。このようなことから特許出願はできるだけ早い方がいいと言われます。

　では、特許出願を遅くするメリットはなにかあるでしょうか？一つは、商品の売れ行きを確認して次の段階に進むかどうかの見極めるために十分な時間を確保できることです。具体的な例を挙げると、特許出願をしてから審査請求をするまでの期間は３年です。もし、商品発表直前に特許出願をしたならば、商品の売れ行きを３年間見てから審査請求に進むかどうかをか決めることができます。一方で、アイデアを思いついてすぐに特許出願をして商品化に２年かかったとすると、売れ行きを確認する期間は１年しかありません。

　もう一つ、期間の縛りがあるのが海外に出願するかどうかの見極めです。一般的には海外への出願は優先権を使いますが、この期限は国内の特許出願から１年です。さらに国際特許出願を利用する場合は期限は２年６か月になります。外国出願は費用がかかりますので売れ行きや市場の反応を見て実際に行うかどうかを決めることが多いと思いますが、早く特許出願をしてしまうと、判断のための期間がほとんどなくなることにもなりかねません。

　特許出願を遅くするもう一つのメリットは特許出願の内容を充実させるための検討時間を増やせることです。最初の発明のアイデアを思いついてから検討する時間があればあるほど特許出願の内容を充実させることができることは想像に難くないでしょう。もちろん国内優先権を使えば、１年の間であれば新たな内容を追加した特許出願を行うことができますが、この場合でもアイデアを思いついたときから最初の特許出願までの時間がより経過しているほうが、より特許出願の内容を充実させることができます。また、費用があれば思いつく度に特許出願をすればよいのですが、最初の特許出願は１年半で公開されてしまうので、それ以降は最初の出願内容に対して進歩性の無い改良発明は特許にすることができません。一方で、同じ特許出願内であれば進歩性の無い改良発明も特許にすることができます。この点でも検討時間はある程度確保するのは悪くない選択です。

　このように特許出願には遅くするメリットもあります。では、いつ特許出願をするのがベストなのでしょうか？それは、確率の問題です。特許出願を遅くしても、同じ発明を他人が特許出願したり、公開したりする確率が低い場合は、遅くする方がベターということになります。しかし、その確率は誰にもわかりません。ただ、経験上、他人の先にされた特許出願が原因で特許出願が拒絶されたり、公開された発明によって新規性がないという理由で特許出願が拒絶されることは、極めてまれです。発明者が思うほど他人が同じような発明を思いつく確率は高くないと考えてよいと思います。ですから、オリジナリティが高い発明は特許出願を遅くしても大丈夫な可能性が高いでしょう。一方、流行している商品を改良するような発明は早めに出願した方がよいかもしれません。いつ特許出願をするかは会社の方針として、どうするかを決めておくのが良いでしょう。

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　会社の研究開発部署で開発された発明は誰の物でしょうか？会社としては、研究開発職として雇い入れ、給料を支払っている社員が、会社の研究費や施設を使って開発した発明は会社のものと考えるのが当然のように思えます。しかしながら、特許法上は発明は発明をした者つまり社員に特許を受ける権利が与えられます。この発明を会社のものにするためにはそれなりの手続きが必要になるわけですね。

　社員が会社の業務範囲に属する発明を、現在又は過去の職務として発明したものは職務発明と言われます。この職務発明の扱いを定めたものが特許法３５条で、会社が特許を活用する場合には必ず抑えておく必要があります。職務発明の取り扱いを簡単にまとめると次のようになります。

　つまり、職務発明を勝手に会社が特許出願してもそれはドロボウ、難しい言葉で言うと冒認出願となって、特許が成立しても、そのことを理由に無効審判で特許は無効にされることも考えられます。そして、正式な手続きを踏んで職務発明を会社が特許出願する場合には、職務発明をした社員に相当の利益を与える必要があるというわけです。相当な利益は会社と社員との協議で決まったものは基本的に妥当なものとされますが、就業規則に定めるにしても会社と社員で議論を十分にすることが必要だったり、結構面倒な法律です。

　多くの会社は相当の利益として、特許出願時に一定額、特許成立時に一定額、実施している発明については売り上げの数％を定めることが多いようです。

　職務発明の扱いは、従業員を雇う会社が特許制度を利用する場合には必ず決めておかなければいけない事項です。一方で労使が納得できるならば、ある程度自由に扱いを決めることができます。従業員の発明をいくつか出願してから慌てて扱いを決めるとややこしいことになるので、もしあなたが特許制度をこれから利用しようと考えている経営者なら、会社の規模や業種などの事情を勘案して自社にとって最も良いと考えられる職務発明の取り扱いを定めてください。

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